‘[상표·특허전문] 상표 저작권 침해, 기업 소송/중재/협상 대응 방안은?’

법률사무소 인평은 기업의 상표와 특허에 관해 변리사 자격을 갖춘 전문변호사가 직접 상표 부정경쟁뿐만 아니라 특허에 대한 깊은 이해도 갖춘 지식재산권 전문팀을 이루어 수 많은 기업들의 비즈니스에 최적의 법률자문을 제공하고 있습니다.

이번 칼럼에서는 등록상표를 제3자가 무단으로 사용하는 행위에 대한 기업의 법적 대응방안을 정리하였습니다.

1. 상표권 침해 성립요건을 모두 충족하는지 살펴보아야 합니다.

   섣불리 법적 대응을 하였다가 나중에 상표권 침해가 아니라고 판단되는 경우 되레 민·형사상 법적 책임을 부담할 수 있습니다. 상표권 침해가 성립하는지에 대하여 법률적으로 충분히 검토할 필요가 있습니다.

   제3자의 상표 사용행위가 상표권 침해에 해당하기 위해서는 아래의 요건을 모두 충족해야 합니다.

• 등록상표와 동일유사한 상표일 것
• 등록상표의 지정상품과 동일유사한 상품일 것
• 출처표시로서 상표를 사용할 것
• 상표법 상 상표권 권리행사 제한 사유가 없을 것

제3자가 사용하는 상표가 등록상표와 일부 다른 점이 있거나, 문제 되는 제품이나 제공 서비스가 등록상표의 지정상품과 다른 경우에는 특히 유의하여야 합니다. 제3자가 사용하는 표장이 제3자의 상호인 경우, 또는 제3자가 등록상표 출원 이전부터 문제 되는 상표를 사용하고 있었던 경우에는 상표권의 효력이 제한될 수 있습니다.

■ 상표 유사 판단기준

■ 지정상품 유사 판단기준

2. 침해자에 대한 내용증명 서신 발송은 가장 우선적으로 고려해야 할 법적대응입니다.
   
   민·형사 소송 제기는 1심 판결이 선고되기까지 최소 몇 개월에서 1년 이상의 기간이 소요될 수 있으며 변호사 비용도 부담이 될 수 있습니다.내용증명 서신 발송은 비용을 줄이면서 분쟁을 신속하게 해결할 수 있는 방법이 될 수 있습니다. 제3자가 내용증명 서신 수령 이후에도 침해 행위를 계속한 사실은 형사 고소 시 유죄를 입증하기 위한 유리한 증거가 됩니다.내용증명 서신을 통하여 상표권 침해 행위의 중단 요구 외에 손해배상액 산정을 위한 자료 요청, 사과문 게재, 침해 제품 재고에 대한 처리 등의 요구사항을 담을 수 있습니다.

3. 상표권 침해행위를 중단하지 않을 경우, 상표권 침해 금지 및 손해배상을 구하는 민사소송을 제기하거나 상표권 침해를 이유로 형사 고소할 수 있습니다.

   제3자가 내용증명 서신 수령 이후에도 상표권 침해행위를 중단하지 않거나 손해배상액에 대한 합의에 이르지 못할 경우에는 민사 소송을 제기하거나 형사 고소하는 본격적인 법적조치로 나아갈 필요가 있습니다.

   민사 소송에 있어서 침해 상대방에게 청구할 수 있는 손해배상액은 침해 행위로 인한 상표권자의 이익액 감소분으로 할 수 있습니다. 상대방이 침해 행위로 얻은 이익액이 있는 경우에는 이를 상표권자의 손해액으로 추정할 수 있습니다.상표권자가 (손해 발생 사실은 인정되나)구체적인 손해액을 입증하기 어려울 경우에는 1억원(고의적 침해의 경우 3억원) 내의 금액을 손해액으로 하여 법정손해배상을 청구할 수도 있습니다.

   형사 고소의 경우, 고의로 상표권을 침해한 자는 최대 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

   2055. 7. 22. 시행된 개정 상표법에는 고의적으로 상표권을 침해한 자에 대하여 상표권자가 입은 손해액의 최대 5배까지 손해배상을 청구할 수 있는 징벌배상제도가 도입되었습니다.

   징벌배상을 구하기 위해서는 상표의식별력또는 명성이 손상된 정도, 고의 또는 손해발생의 우려를 인식한 정도 등 여러 요소에 대한 자료를 면밀히 수집하여 정리해야 하므로 법률 전문가의 도움을 받을 필요가 있습니다.

4. 상표권 침해로 인하여 급박하고 막대한 손해가 예상되는 경우에는 상표권 침해금지 가처분 신청을 고려해 볼 수 있습니다.

   본안소송이 확정되기 까지는 몇 년이 걸릴 수도 있기 때문에, 판결이 확정되기 전까지 상대방이 침해 제품을 계속하여 판매한다면 상표권자는 막대한 손실을 입게 됩니다. 상표권 침해금지 가처분은 본안 소송을 제기하여 승소 판결을 받기 전에 상대방의 침해 제품 판매와 광고 등을 전면적으로 금지할 수 있는 방법입니다. 가처분은 짧게는 3개월 내의 기간에 법원의 결정이 나올 수 있어 피해를 신속하게 방지할 수 있습니다.

   상표권 침해금지 가처분은 상표권자의 권리가 본안 소송의 승소 판결과 같은 결과에 이르게 되는 반면, 상대방으로서는 본안 소송을 통하여 다투어 볼 기회를 가져 보기도 패소와 같은 결과에 이르게 됩니다. 따라서 법원은 일반적인 가처분보다 상표권자에게 높은 정도의 소명을 요구하고 있어 가처분 신청을 하고자 한다면 법률 전문가의 조력을 받을 필요가 있습니다.

지식재산권(IP) 전문 변리사, 변호사가 함께 고객의 사안을 해결하는 법률사무소 인평은 온라인, 오프라인 콘텐츠와 특허 분쟁, 소송 분야에서 축적된 법률자문 노하우를 바탕으로 국내외 지식재산권의 침해 분쟁 대응 등 고객의 사안에 맞춤 법률 자문을 제공하고 있습니다.

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법률사무소 인평 드림